FAQ – Marques de Commerce aux États Unis

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui servent à distinguer les produits ou les services d’une personne ou d’un organisme d’autres produits ou services offerts sur le marché. Les marques de commerce représentent non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. En ce sens, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante.

The nature of the terms used as a trademark is extremely important from the standpoint of:

• initial registrability; and
• lasting viability as a trademark, since the trademark must be capable of distinguishing the wares or services in relation to which it is used.

In evaluating a trademark, there are four general categories of terms:

• distinctive terms;
• suggestive terms;
• descriptive terms; and
• generic terms.

Generally, the terms that are easiest to register and to protect as trademarks are “distinctive” terms. Distinctive terms are often arbitrary or fanciful terms. They are unmistakably capable of identifying an owner’s wares or services without any likelihood of confusion, for the average consumer, with the wares or services of another party.

At the other end of the spectrum, “generic” terms will never be capable of registration. The meaning of a generic term is synonymous with the wares or services themselves (e.g., zipper, escalator, etc…). Generic terms are incapable of distinguishing the wares or services of one party from those of another.
Between these two extremes lie “suggestive” and “descriptive” terms.
A “suggestive” term is one that merely suggests the nature, quality or characteristic of the wares or services in relation to which it is used as a trademark. It is possible for suggestive terms to be registered as trademarks but they make for “weak” trademarks because they often do not provide their owner with the ability to prevent others from using marks which are very similar and used in relation to similar wares or services, or that are identical marks used in relation to different wares or services.

A “descriptive” term describes the nature, quality or characteristic, the intended purpose or function, or the end effect upon the user of the wares or services in relation to which it is used as a trademark. Descriptive terms are not registrable unless, over a period of years, the terms have acquired, in the minds of the public, a special, identifiable meaning (a “secondary meaning”) which links the wares or services to the owner of the trademark.

Afin de faciliter l’enregistrement d’une marque de commerce, certaines règles s’appliquent :

• des termes descriptifs et génériques ne devraient jamais être utilisés; et
• des termes ayant une utilisation particulière dans une industrie devraient être évités.

La Loi sur les marques de commerce énonce clairement certaines restrictions quant à l’enregistrement d’une marque de commerce et, naturellement, l’utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux est interdite de même que l’utilisation de portraits ou de signataires de personnes vivantes ou décédées dans les trente (30) dernières années.

Le processus d’enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu’il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d’éviter de violer les droits de tiers.

L’enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) du droit de propriété exclusif au Canada, ce qui permet au propriétaire de la marque de commerce de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu’il incombe au contestataire de faire la preuve de ses droits dans tout litige.

Bien que l’enregistrement offre la meilleure protection juridique contre l’utilisation illicite d’une marque de commerce par un tiers, il est important de réaliser qu’elle n’est pas et ne peut jamais être une garantie contre toute éventualité. Par exemple, certaines circonstances permettent la radiation d’une marque de commerce.

De plus, l’enregistrement d’une marque de commerce auprès du Bureau canadien des marques de commerce protège les droits du propriétaire de cette marque au Canada seulement. Si cette même marque de commerce est utilisée dans d’autres pays, il serait opportun de considérer l’enregistrement dans chacun de ces pays.

Le processus de demande d’enregistrement d’une marque de commerce aux États-Unis peut durer de 12 à 18 mois, du dépôt initial de la demande jusqu’à l’approbation de l’enregistrement. Toutefois, ce parcours peut s’étendre selon la particularité de la demande, la souplesse avec laquelle le requérant s’implique dans la démarche et si oui ou non des procédures litigieuses sont entamées en opposition à la démarche. Voici un survol de la marche à suivre générale en vue du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque de commerce auprès de l’USPTO (Bureau des brevets et marques de commerce des États-Unis).

1. Dépôt de la demande: La demande d’enregistrement de marque de commerce est déposée auprès de l’USPTO où elle y est attribué un numéro de série.
2. L’USPTO examine la demande: Si les exigences minimales pour le dépôt d’une demande sont satisfaites, la demande est acheminée à un avocat qui en fera l’examen en vue de chercher à savoir si la loi fédérale sur les marques de commerce permet l’enregistrement de cette marque.
3. L’USPTO publie la marque: Si la demande ne fait l’objet d’aucun refus ni d’exigences supplémentaires, l’avocat d’examen en autorise la publication dans le Official Gazette (OG), le périodique officiel de l’USPTO. Environ 1 mois suivant l’approbation, la marque sera publiée dans le OG pour une période d’opposition de 30 jours. Si des refus ou des exigences supplémentaires se manifestent au cours de cette période, l’avocat d’examen assigné à la demande émet un document (Office action, un acte de l’Office) portant sur la nature de ces refus et/ou de ces exigences. Dans d’un délai de 6 mois suivant l’émission du Office action, le requérant doit soumettre une réplique adressant chacun des motifs de refus et chacune des exigences.
4. L’USPTO publie la marque: Si la réplique du requérant vainc tout refus et/ou satisfait toutes les exigences supplémentaires, l’avocat d’examen autorise la marque à être publiée dans la Official Gazette (OG)
5. La marque est enregistrée: Dans un délai d’environ 3 mois suivant la publication de la marque dans le Official Gazette, et suite à l’absence de tout appel en opposition, l’USPTO émet un enregistrement. Si un appel en opposition est lancé sans succès, l’enregistrement est émis une fois cet appel rejeté par la Trademark Trial and Appeal Board, la division du contentieux de l’USPTO. Suite à l’émission de l’enregistrement, le requérant doit dès lors déposer des documents de maintien particuliers afin de le garder actif.
6. Émission d’un Notice of Allowance (NOA, un Avis de permission): Un NOA est émis au nom du requérant dans un délai de 3 mois suivant la publication de la marque dans le Official Gazette lorsqu’il s’agit d’une demande de marque à utilisation envisagée et non couramment utilisée en affaires. Le NOA n’est pas un enregistrement mais plutôt un avis permettant l’enregistrement de la marque suivant le dépôt d’un Statement of Use (SOU, un énoncé d’utilisation) en règle. L’échéancier pour le dépôt d’un SOU ou pour une demande de prolongement de la période de dépôt (extension request) est calculé à compter de la date d’émission du NOA. Si le requérant ne dépose ni un SOU ni une demande de prolongement de la période de dépôt dans un délai de 6 mois suivant la date d’émission du NOA, la demande échouera.
7. Le requérant soumet un Statement of Use (SOU, un énoncé d’usage): Là où le requérant prévoit utiliser la marque en affaires sur tous les biens et services, il doit soumettre un SOU ainsi que tous les frais exigibles dans un délai de 6 mois à compter de la date d’émission du NOA sans quoi la demande échouera. Le requérant ne peut retirer la demande de dépôt d’un SOU; toutefois, il peut demander, une fois seulement, le prolongement de la période de dépôt en vue de corriger un SOU inadéquat. Nulle autre demande de prolongement du délai ne sera considérée.
8. L’USPTO examine le SOU: Si les exigences minimales pour le dépôt d’un SOU sont satisfaites, ce dernier est transmis à l’avocat d’examen qui cherchera à savoir si la loi fédérale permet un enregistrement. Le requérant ne peut retirer la demande de dépôt du SOU et les frais de dépôt ne peuvent être remboursés et, ce, même si pour des motifs d’ordre légal la demande n’aboutit pas à l’émission d’un enregistrement.
9. Le SOU est approuvé et la marque est enregistrée: En l’absence de tout refus ou de toutes exigences supplémentaires, l’avocat d’examen approuve le SOU. Dans un délai d’environ 2 mois suivant l’approbation du SOU, l’USPTO émet un enregistrement. Le requérant doit dès lors déposer des documents de maintien particuliers afin de garder l’enregistrement actif.
10. Le propriétaire de l’enregistrement dépose une déclaration: Dans un délai de 6 ans suivant la date d’émission de l’enregistrement, ou à l’intérieur de la période de grâce de six mois suivant la fin de la sixième année, le propriétaire de l’enregistrement doit déposer un Declaration of use (une Déclaration d’utilisation), sans quoi l’enregistrement sera annulé.
11. Le propriétaire de l’enregistrement dépose une déclaration ou une demande de renouvellement: Dans l’année précédant la fin de chaque période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement, le propriétaire de l’enregistrement doit déposer un Combined Declaration of Use or Excusable Nonuse/Application for Renewal, (une Déclaration d’utilisation ou de non-utilisation justifiée/Demande de renouvellement) sans quoi l’enregistrement sera annulé ou réputé échu.

La Loi ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce indiquent souvent leur enregistrement au moyen de certains symboles, à savoir, un R inscrit dans un cercle ®, TM (trademark), SM (service mark), MD (marque déposée) ou MC (marque de commerce). Bien que la Loi n’exige pas l’utilisation de ces symboles, il est recommandé de s’en servir. Les symboles TM, SM ou MC peuvent être utilisés sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, le ® ou MD ne doivent être utilisés que si la marque est enregistrée.

Le tableau qui suit énumère certains des droits reliés à la production et à l’enregistrement d’une marque de commerce, lesquels sont sujets à modification. Naturellement, ces frais ne tiennent pas compte des honoraires pouvant être soumis par l’agent des marques de commerce que vous avez retenu.

PRODUCTION
Demande d’enregistrement: 275 $

ENREGISTREMENT
Statement of Use: 100 $